商标的法律规避及其风险预测──兼谈商标的反规避措施..doc

?兼谈商商标的法律规避及其风险预测一标的反规避措施 ?兼谈商 2001年末的《中国经营报》报道，有人准备把McDonald 金黄色的“M”形商标倒过来，申请注册一个Wonder ful“W” 形商标，两个商标几乎完全相同，把“M”形商标倒转180° 就成了 “W”形商标。这种试图打法律擦边球的现象，我们 称为法律规避，即利用法律的空白或者模糊之处，或者制造 条件以利用法律对自己有利的规定，从而取得法律上的利益 在市场竞争日益激烈的环境下，创立一个著名品牌往往需要 大量的资金与智力投入，因此有的人就想走终南捷径，在商 标的选择、使用、注册上，游刃于法律的规定之间，试图规 避法律，达到目的。然而这也面临着巨大的法律风险，本文 将结合实例，并立足全球化的背景，探讨这些规避的表现形 式及其可能遭遇的法律风险。同时，也谈一下如何避免自己 的商标成为别人规避的对象。 一、商标抢注的规避 抢注商标的事件经常发生，深圳某公司曾经注册了数百 个有知名度的商标，待价而活，当时在国内引起了轰动。多 数情况下，抢注商标是不道德的商业行为，但在法律上未必 总是受到谴责，因而有的人通过抢注取得了合法的利益。 1，申请在先 与大多数国家一样，我国的商标注册也以申请在先为原 则，商标法第18条规定：“两个或者两个以上的申请人，在 同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注 册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初 步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公 告。”所以，如果一家商标意识淡薄的企业，即便使用其商 标多年，也可能被别人依据申请在先原则而抢先获得该商标 的注册，自己反而还因此不能再使用它了。全兴足球俱乐部 自19 96年起即与南京一家体育用品厂合作开发纪念足球等 产品，但一直没有在体育用品上注册“全兴”商标。到1998 年，天津体育用品厂注册了 “全兴”商标，不久，即起诉全 兴俱乐部侵犯其商标权。可见，先申请注册就掌握了主动权。 据《深圳商报》报道，作为西部经济大省的四川，40多 万企业中仅累计申请了 5万余件商标，平均每8家企业才有 一个注册商标，管中窥豹，可见一斑，全国不知有多少商标 未注册就在使用。由此可以预见，不少企业的未注册商标将 被别人依据“申请在先”原则抢先注册。有的人还具有国际 眼光，把国外尚未在中国注册的商标也抢先在国内注册。与 此相应，有的人在国外注册了中国企业的商标，从而阻挡国 内品牌进入国外市场。联想商标“Lege nd”在多国已被抢注， 不得已在国外市场启动另一个商标，这无疑需要付出再打造 一个品牌的市场成本。 然而，商标注册依据申请在先只是一个原则，商标法第 31条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利， 也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响 的商标。”如果你申请注册的是知名商品的特有名称，或者 驰名商标，别人可以阻止你的注册申请，而且依《商标法》 第41条“自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害 关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶 意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”。可见， 即使是侥幸得到注册，也可能嗣后被撤销，结果自己使用该 商标所投入的一切都成为泡沫，反而为别人的市场进入作了 铺路石。 2，域名抢注 互联网经济出现以后，域名对商标的冲击引起了强烈震 撼。由于域名注册的在程序上简便而且不够完善，给许多人 以可乘之机。不少人纷纷抢注著名的商标作为域名，或者为 了向商标所有人出售，或者为了引起来源混淆，谋求不正当 利益。域名抢注成功者不乏其人，兹不详述。有的人还打起 了擦边球，注册与他人商标近似的域名，如“”之类的。 但是，早期域名注册的不规范行为现在基本上得到了遏 制，近来国内外的立法、司法实践，包括世界知识产权组织 的态度表明，抢注驰名商标都可能构成侵犯他人的商标权或 者被认定为不正当竞争行为。2000年6月，北京第二中级人 民法院作出判决，停止北京国网公司使用与英艾特公司驰名 商标及读音相同的网络域名：，并向中国互联网信息中心申 请撤销该域名。国际上的一些判例甚至认为，与驰名商标相 似的域名注册，如果注册人没有合理的理由占有，都应予以 禁止。世界上现已成立了四个域名争议解决中心，专门负责 受理这方面的纠纷。 二、商标禁用的规避 我国商标法第10条列举了 9种不能作为商标注册的情形 但法律的含义相对而言仍然有其模糊性，为法律规避提供了 可能。下面仅以商标法第10条第2款为例。该款规定：“县 级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为 商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商 标组成部分的除外”。此款后半段为县级以上行政区划的地 名作为商标注册留下了余地。河南富熙营养剂厂曾申请注册 “同心”商标，宁夏某单位提出