解析美国图像设计图式修正之审查基准与实务.PDF

* 本文為北美專利知識庫文章 * 摘要版網址：解析美國圖像設計圖式修正之審查基準與實務 /Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/PE-133.htm 解析美國圖像設計圖式修正之審查基準與實務 10/08/2015 葉雪美 前言 美國開放電腦圖像設計與部分設計的專利保護多年申請人經常， 在申請過程中利用圖式修正的方式 ，將圖式中的部分實線修改為虛線 ， 藉以克服 USPTO （ United States Patent and Trademark Office ，美國專 利商標局）的核駁理由 或是擴大原始設計的權利主張範圍。多年來， ， USPTO雖允許這種藉由實線修改為虛 線擴大設計保護範圍的修正方 式，不過內部卻有不同的意見。通常，這種修正方式大都被用在 3D （立體）外觀設計的申請案 ，相較於 3D外觀設計的圖式修正 ，USPTO 對於2D （平面）設計、電腦圖像或介面設計（以下通稱圖像設計） 圖式修正的審查態度卻是相當保守且嚴謹。 2013 年7月 15日，CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit, 美國聯邦巡迴上訴法院）在In re Owens 案件1 所建立新的判斷原則， 在延續申請案的每一條線、每一個曲面和曲線都必須在母案的書面說 明及圖式中清楚「揭露且已敘述 （disclosed and described ）」，才能符 合說明書要件，享有美國專利法（以下簡稱專利法）第 120條規定的 母案申請日利益。2013 年4月 ，USPTO發布設計專利新的審查政策 ， 強調圖式的修正必須符合專利法第 112條 (a)款的書面說明 （written description requirement ）要件。這個判斷原則及修正要件正是 USPTO 審查設計專利中 2D設計或電腦圖設計之圖式修正的判斷原則 。本文                                                         1 參照 In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。 1    2 介紹近10 年的美國設計專利的電腦圖像申請案較具代表性的案例 ， 說明 USPTO在電腦圖像申請案圖式修正的審查基準與實務操作，希 望能提供國內廠商及專利業界在美國申請圖像或介面設計專利時作 為參考之用 。 有關設計專利說明書及圖式修正之法律規定 現行專利法第 112條 (a)款通則規定：說明書應以完整、清晰、精 簡及準確之用詞，將其發明及其製造、使用方法的方式記載於說明書 之書面內容，使得任何熟悉該項發明技術領域所屬技藝之人士、或與 該項發明技術領域相關之人士，能夠製造和使用該項發明，且說明書 應記載發明人所知之實施該發明的最佳實施例。(b)款規定：說明書 應以單項或多項主張項，特別指明並明確描述申請人所認為是其發明 之標的。 專利法第 132條規定 申請過程中所有的修正不得在發明的揭露， 中導入新事項（ new matter ）。 專利法施行細則 (37 CFR ，簡稱施行細則）第 1.121條 (f)款規定 ， 修正專利申請案的揭露內容 ，不得導入新事項。 MPEP有關設計專利說明書及圖式修正的審查基準 MPEP第十五章中有關專利法第 112條說明書之規定 ，在決定申 請專利之揭露是否符合專利法第 112條 (a)款規定之揭露要件前，必須 先判斷申請專利想要保護的範圍（scope of protection ），是否可據以實 施3 。因為設計專利的申請專利範圍（claim ）的制式用語為「如圖所