正文——说明书支持权利要求与修改超范围.doc

说明书支持权利要求与修改超范围 摘要：本文从专利法第二十六条第四款出发，讨论了专利法第二十六条第四款和专利法第三十三条在面对权利要求修改时的密切关系，并进一步以权利要求数值范围修改为切入点深入分析纠正目前存在的在专利法第二十六条第四款理解上的某些错误观点，并提供了理解、应对该两条法条的具体方法。 关键词：专利法第二十六条第四款；说明书支持权利要求；专利法第三十三条；修改超范围；数值范围修改 由专利法第二十六条第四款可知，权利要求是由说明书概括而成，同时，专利法第三十三条又规定：申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此，在不少人的概念中，无论怎么修改权利要求，只要修改后的权利要求能得到说明书的支持，因此修改也是不超范围的。更进一步地，在对权利要求数值范围的修改（用说明书实施例中特定数值作为修改后端点值的新数值范围）中，经常遇到的结果是，修改超范围。而从笔者对前一问题的论述中可知，我国在审查实践中，修改是否超范围的标准比权利要求是否得到说明书支持的标准更严格，很多人都以为，这种修改仅仅是违反更严格的修改是否超范围的标准，事实上应当还是符合说明书支持权利要求的规定的。但笔者通过分析，发现其实不然。此外，因为两条法条间，修改时执行的是更严格的修改是否超范围的标准，笔者还进一步给出更准确地判断修改是否超范围的方法，以及如何撰写申请文件才能在数值范围修改的问题上既避免支持问题又避免修超问题，更好地维护申请人自己的利益。 一、修改后的权利要求能得到说明书的支持并不代表该修改不超范围 《专利法》第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。在该条中，实际上对权利要求做了两方面的实质性要求：第一，权利要求应当以说明书为依据，也就是人们常说的权利要求应当得到说明书的支持。其意义在于：申请人所要求获得保护的权利要求内容，必须与他在说明书中所体现的发明创造对公众的贡献程度以及对公众的公开程度相一致。第二，权利要求应当清楚、简要。其意义在于：专利法规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”。因此，权利要求能否准确地界定请求获得保护的技术方案，直接关系到公众是否能够以合理的确定性预知发明或者实用新型专利权的保护范围。公众只有能够预知专利权的保护范围，才能有意识地规范自己实施有关技术的行为，自觉避免侵犯他人的专利权。这是专利制度正常运作的基本保障，因此，申请人必须清楚、简要地限定要求专利保护的范围。不满足上述专利法规定两方面的要求，既是在授予专利权之前驳回专利申请的理由，也是在授予专利权之后请求宣告专利权无效的理由[1]。 而在这两方面中，难点当属“权利要求书应当以说明书为依据”。所谓“权利要求书应当以说明书为依据”，《审查指南》规定，“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或者概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”[2]。 上述法条对专利申请做了规定，专利法第三十三条又对专利申请审查时的修改进一步做了规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 在专利法第二十六条第四款和第三十三条这两条中，出现了两个很相似的概念：“记载的范围”和“公开的范围”。关于“公开的范围”，我们从上面提到的审查指南的论述中可以知道，“公开的范围”等于“得到的技术方案”加上“概括得出的技术方案”。通过对上述两种“范围”的比较，我们可以总结出，“文字记载的内容”和“直接地、毫无疑义地确定的内容”大致可以对应于“得到的技术方案”，即“记载的范围”基本对应于“得到的技术方案”。于是我们可以初步得出结论：“公开的范围”是大于“记载的范围”的。而其中的一个关键区别在于“公开的范围”允许“概括”，而“记载的范围”则并不包括“概括”。 由以上判断原则的比较可以看出，修改超范围的判断基准明显较支持的判断基准更严格，前者不允许在原说明书的基础上重新概括一个涵盖范围更宽的方案，而后者则允许在不超出说明书公开范围的情况下在权利要求书中进行概括。因此，仅基于修改后的权利要求能够得到原说明书的支持而得出这种对权利要求所作的修改必然未超出原说明书和权利要求书记载的范围的结论是不恰当的。 二、看似得到说明书支持仅仅修改超范围的权利要求，实际也得不到说明书的支持 《审查指南》还进一步指出，权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具