关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究..docxVIP

关于无效程序中修改权利要求若干问题的研究?刘国伟?一、 概述根据专利法第56条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此，权利要求书是用来确定专利保护范围的法律性文件。对权利要求的修改，在不同的阶段，有着不同的具体要求。在专利申请的审查过程中，权利要求的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，这是由于先申请原则的限制， 不允许申请人利用修改将申请日以后的技术内容补充进来。在专利授权后，一旦进入专利无效程序，对权利要求的修改便受到了更大的限制，根据专利法实施细则第68条和《审查指南》的有关规定，此时只能修改权利要求书，而且，权利要求书的修改方式也受到限定。为什么在无效程序中，对权利要求的修改进行如此严格的 限制？如何理解权利要求书修改方式的限定原则？对此，业界尚有不同的理解和做法。本文旨在对无效程序中修改权利要求若干问题进行初步的研究，以求抛砖引 玉，希望引起这方面研究的争鸣和深入探索。二、 关于原专利的保护范围　专利法实施细则第68条规定：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。该条的第二款进一步限定专利权人不得修改说明书和附图，也就是说，专利权人在无效程序中只允许修改权利要求书。这条规定实际上是无效程序中权利要求书的修改原则，其核心是：这种修改不得扩大原专利的保护范围。　《审查指南》第四部分第三章５.４规定了无效程序中权利要求书修改的原则：（１）不得改变原权利要求的主题名称；（２）与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围；（３）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（４）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。　其中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”应该是最核心、最本质的内容。如果允许改变原权利要求的主题名称，就会涉及权利要求的技术特征的改变，则通常会导致改变原专利的保护范围，这种改变也是一种广义上的“扩大原专利的保护范围”；同样，即使没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也可能出现扩大原专利的保护范围的情形，例如将原来只在说明书中记载的技术特征搬到权利要求中构成新的 权利要求；所以，修改后的新权利要求，一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，也就是把原说明书中的技术特征搬到新权利要求中也是不允许的。依据上述的理解，要正确地界定“原专利的保护范围”，实质上只保留《审查指南》所给出的原则中的“与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围”这一 条就行了。实践中，恰恰是因为存在对“原专利的保护范围”有各种不同的理解，给审查和司法实践带来了混乱，其中比较典型的观点认为“原专利的保护范围”就 等于原权利要求书中独立权利要求的范围。这种理解背离了《审查指南》的本意，是一种片面的理解。笔者认为，正确的理解应当是，“原专利的保护范围”是由授 权的权利要求书中的全部权利要求所决定的；所以，《审查指南》给出的必要前提是“与授权的权利要求书相比”，而不是仅仅以独立权利要求相比。换句话说，授 权的权利要求书与独立权利要求不能直接划等号。　毋须讳言，独立权利要求的保护范围是最宽的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中。因而，有人据此认为，权利要求书的保护范围就 等于独立权利要求的范围，也就是“原专利的保护范围”。我们稍加分析就可以看出这种观点的逻辑错误。专利法实施细则第２１条指出：“权利要求书应当有独立 权利要求，也可以有从属权利要求”。可见从权利要求书的构成上，它必须包括独立权利要求，还可以有从属权利要求。从属权利要求在权利要求书中不是必须的， 但并不意味着权利要求书中只能含有独立权利要求。当权利要求书中只存在独立权利要求时，才能认为“原专利的保护范围”就是原权利要求书中独立权利要求的范 围。可见，这是一种特殊情况。　既然通常的权利要求书中，既包括独立权利要求，也含有从属权利要求，那么“原专利的保护范围”与原权利要求书的关系是怎样的呢？换句话说，既然独立权利 要求的保护范围是最宽的，从属权利要求的保护范围必然落入其所从属的独立权利要求之中，那么从属权利要求对“原专利的保护范围”有何影响？如果按照上述观 点推下去，必然得出：从属权利要求被淹没在独立权利要求之中了，从属权利要求对“原专利的保护范围”没有任何实质影响。既然如此，《审查指南》的表述就应 该改成“与授权的独立权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围”，不是更加直截了当吗？通过对下图１的分析，我们可以对何谓“原专利的保护范围”得出准确 地结论。图１　从图１可以看出，权利要求２、３都位于权利要求１的范围内，由此认为权利要求１的保护范围最大是毫无疑问的。但是，如果认为“原专利的保护范围”就是原 权利要求书中独立权利要求的范围，就会